Høyesteretts dom av 2. juni 2020: Apple-saken

Norwegian

Newsletter

Published 05 June 2020
News image

Saken gjaldt en mobilreparatør som hadde importert uoriginale skjermer til Norge, påført Apples eplelogo som var tildekket med tusj. Logoene var på innsiden av skjermene og syntes ikke for sluttbrukeren. Spørsmålet var om innføringen utgjorde bruk og krenkelse av Apples enerett til varemerket etter varemerkeloven § 4. Tingretten kom til at det ikke forelå krenkelse, mens lagmannsretten kom til motsatt konklusjon. Høyesterett fant enstemmig at varemerket var krenket. Dommen fortsetter dermed trenden fra Ensilox-saken, HR-2018-110-A, og innebærer en ytterligere styrking av varemerkehavers rettigheter. Apple var representert av Schjødt ved advokat Sigurd Holter Torp.

Høyesteretts vurdering

Anken var bare fremmet for rettsanvendelsen, og Høyesterett la dermed lagmannsrettens bevisbedømmelse til grunn om at de innførte skjermene ikke var originale, at de påførte varemerkene var identiske med Apples registrerte figurmerket, at varemerkene ikke var påført av Apple og at de var tildekket med tusj som lot seg fjerne, jf. avsnitt 20.

Høyesterett la i avsnitt 27 til grunn at innførsel av et uoriginalt produkt med ulovlig påført varemerke i utgangspunktet er ulovlig varemerkebruk. Under henvisning til lovens forarbeider pekte Høyesterett på at dette utgjorde varemerkeforfalskninger i kjernen av varemerkevernet. Spørsmålet var derfor utelukkende om tildekkingen med tusj innebar at det likevel ikke var tale om bruk i lovens forstand, slik mobilreparatøren anførte.

Etter ordlyden i varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a og varemerkedirektivet artikkel 5 (1) (a) kan det se ut som varemerkevernet er absolutt når det er tale om et varemerke som er brukt på samme type vare som det varemerket er registrert for, såkalt dobbelt identitet. Imidlertid har EU-domstolen fastlagt en viss innskrenkende fortolkning ved at det bare er bruk som kan skade varemerkehaverens interesser knyttet til varemerkets funksjoner som er ulovlig, slik Høyesterett slo fast i Ensilox-dommen og som Høyesterett også fulgte nå.

Det er sentralt å påpeke at terskelen for å konstatere fare for skade på varemerkets funksjoner, og dermed krenkelse, er svært lav. For det første er det ikke krav til skade, idet det er tilstrekkelig å påvise fare for skade, jf. avsnitt 31. For det andre er ikke farevurderingen isolert til importsituasjonen eller salgssituasjonen, men til alle senere mulige omsetningssituasjoner – ønskede som uønskede – dersom uriktig bruk på dette tidspunkt kan utsette noen av varemerkets funksjoner for skade, jf. avsnitt 32 og 33. I Ensilox-dommen er det bl.a. pekt på tilfelle av konkurs, videresalg, tilfeldige lån eller at varer kommer på avveie. I den saken ble det derfor konstatert krenkelse selv om det var tale om feilmerking av et konserveringsmiddel som ble levert til en fast kundekrets som var orientert om forholdet, og varene ikke var ment for videresalg. Årsaken til at vurderingen ikke isoleres til den aktuelle brukshandlingen er at man gjennom produktets levetid generelt skal kunne stole på de garantier som ligger i varemerket, herunder opphavs- og kvalitetsgarantien.

For å vurdere fare for skade-kriteriet må man først fastlegge den relevante omsetningskretsen for produktet. I avsnitt 29 la Høyesterett til grunn at man ved fastleggelsen av omsetningskretsen må ta utgangspunkt i formålet med varemerkereglene og handlemønsteret for det aktuelle produktet. I denne saken, som gjaldt mobilskjermer, innebar det at den relevante omsetningskretsen var reparatører og profesjonelle omsetningsledd. Det var for denne omsetningskretsen at Apple påførte varemerkene, uten at de var synlige for sluttbrukeren, siden den relevante omsetningskretsen da umiddelbart ville kunne identifisere at det er tale om en original skjerm fra Apple.

Høyesterett tok også hensyn til EU-domstolens dom i sak C-129/17 (Mitsubishi), som var avsagt etter Ensilox-dommen og som innebar en ytterligere styrking av varemerkehavers rettigheter. Her ble det konstatert krenkelse selv om varemerkene var helt fjernet før innføring til EØS, og hvor EU-domstolen anså dette som et brudd på varemerkets opphavs-, investerings- og reklamefunksjoner. Høyesterett påpeker at dommen dermed viser at varemerkevernet strekker seg lenger enn varemerkets funksjoner som opphavs- og kvalitetsgaranti, og at bruksvilkåret bygger på en sammensatt vurdering som også inkluderer varemerkets markedsføringssituasjon.

Høyesterett innledet den konkrete krenkelsesvurderingen ved å uttale at det her, i motsetning til Mitsubishi-dommen, var tale om tildekking av ulovlig påførte varemerker på uoriginale reservedeler. Varemerkevernet kunne da ikke være svakere enn om et originalt varemerke er fjernet fra en original vare, jf. avsnitt 36.

Deretter la Høyesterett til grunn at selv om selve brukshandlingen her var importen, kan man ikke se bort fra skadepotensialet som kan materialisere seg senere. Hva importøren sier han har til hensikt å gjøre, er dermed ikke avgjørende, men hvilket skadepotensiale varmerkebruken potensielt har i tilfelle av senere omsetningssituasjoner.

Høyesterett la til grunn at dersom importøren, senere omsetningsledd eller andre som får skjermene i hende, fjerner tildekkingen, vil skjermene fremstå som originale, med identisk varemerke. Da har man en situasjon med den klassiske varemerkekrenkelse. Og Høyesterett la til grunn at man ikke generelt kan se bort fra risikoen for at de som får skjermene i hende, vil ta bort tildekkingen. Tvert om kunne det være et ønske om å fjerne tildekkingen, for å oppnå høyere pris ved omsetning av skjermen til reparatører eller sluttkunder. Høyesterett så dermed helt bort fra importørens anførsler om at tildekkingen i praksis aldri ble fjernet og at det heller ikke var noen risiko for dette. Årsaken er at vurderingen ikke er konkret knyttet til den påtalte brukshandlingen, men alle senere situasjoner som kan medføre fare for skade på varemerkets funksjoner. En slik fremtidig risikoanalyse over alle aktuelle omsetningsledd, vil lett lede til at krenkelse konstateres.

Høyesterett senket imidlertid terskelen for å konstatere krenkelse ytterligere, ved å legge til grunn at det var en fare for skade på varemerkets funksjoner også om tildekkingen ikke ble fjernet, jf. avsnitt 38. Årsaken var at tildekkingen av varemerket, som i det ytre fremstod som original, kunne virke forvirrende med hensyn til produktets opphav. For den relevante omsetningskretsen ville tildekkingen da kunne gjøre det uklart om det var tale om en original eller en kopi. Slik uklarhet om opphavet er i seg selv tilstrekkelig til å konstatere fare for skade på varemerkets funksjoner, slik det også ble konstatert i Ensilox-dommen.

Importøren hadde anført at reservedelsmarkedet er viktig i et bærekraftsperspektiv og at Apple ikke kunne stanse retten til å reparere og ha dette markedet alene. Høyesterett konstaterte at dette lå på siden av saken fordi det ikke var skjermene som var tema, men bruken av varemerket på skjermene. Importøren kunne derfor importere kompatible skjermer som ikke er utstyrt med ulovlige varemerker.

Høyesterett konkluderte deretter enstemmig med at det forelå en krenkelse av Apples enerett til varemerket og dømte reparatøren til å erstatte sakens kostnader.

Oppsummering av rettstilstanden

Dommen innebærer en klar styrking av varemerkehavers rettigheter og innebærer et viktig bidrag i kampen mot piratkopiering og varemerkeforfalskninger. Gjennom Ensilox-dommen er det klarlagt at det er tilstrekkelig å påvise fare for skade på varemerkets funksjoner, at vurderingen ikke er isolert til den aktuelle brukssituasjonen og at uklarhet om opphavsgarantien er tilstrekkelig til å konstatere krenkelse. Gjennom Mitsubishi-dommen er det klarlagt at det vil innebære en krenkelse helt å fjerne et originalt varemerke fra en original vare før import. Gjennom Apple-dommen er det klarlagt at det heller ikke holder å dekke til et varemerke på en uoriginal vare, selv om varemerket ikke er synlig for sluttbrukeren og selv om det ikke er risiko for at tildekkingen fjernes. Tildekking av varemerket utgjør i seg selv en krenkelse.

Selv om varmerkevernet ved dobbelt identitet i prinsippet ikke er absolutt, er terskelen gjennom rettspraksis i realiteten lagt så lavt at man nærmer seg et absolutt vern. Man vil bare kunne unngå krenkelse dersom bruken av andres varemerke på tilsvarende varer som det er registrert for, ikke under noen omstendighet – i noen senere situasjon, potensielt vil kunne medføre en risiko for skade på varemerkets funksjoner. Det er ikke lett å se når det kan være tilfellet.